13/04/2023

Oso vicioso causa problemas también… en internet

La película de “Cocaine Bear”, o nuestra traducción española, “Oso Vicioso”, fue estrenada en España el 31 de marzo. Distribuida por Universal Pictures, uno de los 5 grandes de Hollywood, con un presupuesto de unos 35 millones de dólares, ha recaudado ya cerca del triple, 90 millones. Link al trailer.

Está inspirada en la historia real de un oso negro estadounidense que ingirió una bolsa llena de cocaína en 1985, si bien como es lógico lo que ocurre posteriormente en la película, sin entrar en spoilers, ya son situaciones más fantasiosas, y se convierte en una especie de comedia negra. Pero más allá de la historia… ¿qué problemas ocasionó Cocaine Bear en internet y qué moraleja extraemos?

Conflicto por un nombre de dominio: cocainebear.com

I.              Partes del procedimiento

  • Kentucky for Kentucky LLC

El demandante en este conflicto por el nombre de dominio de cocainebear.com no fue, como sería de esperar, Universal Pictures, o alguien relacionado con el estudio o dirección. Fue Kentucky for Kentucky LLC, empresa estadounidense que se define como “creyentes, promotores y productores de la gran Commonwealth de Kentucky” y cuya actividad, entre otras, es la venta de productos textiles, entre ellos promocionales del caso histórico de Cocaine Bear.

Ellos son los titulares de varias marcas en Estados Unidos Cocaine Bear:

Nº solicitud marca Clases Fecha registro
Nº 88291644 Cocaine Bear 41, entre otros, servicios de entretenimiento 16/08/2022
Nº 90032642 Cocaine Bear 25, prendas de ropa 30/08/2022
Nº 90571515 Cocaine Bear 9, entre otros, NFTs y 28, juguetes 06/12/2022

Son los licenciantes de estas marcas, permitiendo el uso a Universal Pictures de ellas, en la película.

La reclamación fue interpuesta ante la Alternative Dispute Resolution Forum -ADRF-, y el procedimiento, dado que es relativo a la un dominio genérico de nivel superior (gTLD), un .com, se sustancia en la política UDRP.

  1. Demandado. Camp Zinc (Singapur)

No hay mucha información al respecto, pero, la ADRF, indica que registró el dominio en fecha 28/04/2022.

Curiosamente, utilizando la herramienta de https://archive.org/web/ y su utilidad de waybackmachine, que nos sirve para rescatar históricos de páginas web podemos comprobar su existencia desde 2018:

Es el 29 de noviembre de 2021, cuando vemos un pantallazo en el que apareció el nombre de dominio en venta:

Por tanto, es posible que el demandado no sea el titular original del dominio.

II.            Alegaciones de las partes

  1. Alegaciones del demandante

Kentucky, solicitó en su reclamación que el dominio <cocainebear.com> le fuera transferido, ya que:

  • Kentucky es titular de las marcas anteriormente referenciadas, cocainebear, que se corresponden de forma idéntica al nombre del dominio.
  • Camp Zinc, como parte demandada, no tiene derechos previos, autorización o licencia para usar esta denominación, ni interés en usar el dominio, el cual está inactivo, pero se mantiene bloqueando el uso.
  • Concluye por tanto que el demandado ha actuado de mala fe en el registro del dominio, con un interés de ciberocupación con el propósito de venderlo y de obstaculizar su actividad empresarial. A tal propósito, rescata la siguiente resolución:

en "...Mondich v. Brown (americanvintage.com) D2000-0004, el Experto determinó que el simple hecho de no hacer un uso de buena fe del nombre de dominio indicaba que la intención principal del demandado era vender".

  1. Alegaciones del demandado

Ninguna. No llegó a contestar. La teoría diría por tanto que… el demandante debería de ganar, pero…

III.          Decisión del panelista. ¿Transfiere el dominio?

Comienza indicando que, según el párrafo 4 de la Política uniforme para la resolución de conflictos en materia de nombres de dominio, el demandante para lograr la cancelación o transferencia de un nombre de dominio tiene que probar que se den los siguientes 3 elementos:

(i) que el nombre de dominio es idéntico, o similar hasta el punto de poderlo confundir, a una marca de productos o de servicios sobre los cuales el demandante tiene derechos;

(ii) que el potencial infractor no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio;

(iii) que el nombre de dominio ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe.

Que el nombre de dominio es idéntico a sus marcas registradas es evidente, cocainebear, lo mismo que no tiene derechos o intereses legítimos previos con respecto al registro, por la no autorización y ausencia de respuesta. Pero… ¿y el registro y uso de mala fe?

El registro y uso de mala fe, se puede dar, entre otros motivos cuando se prueba que el demandado lo ha registrado con el propósito de venderlo, la idea de ciberocupación. O cuando se pretende impedir que el titular de una marca registrada la use acorde a su identidad.

El Panelista encargado de la decisión reflexiona y sienta como base que:

El nombre de dominio <cocainebear.com> fue registrado el 28 de mayo de 2022, unos tres meses antes de que la marca del Demandante fuera registrada ante la USPTO y unas semanas después de que el Demandante alegara haber usado por primera vez la marca.

“¿Constituye mala fe la tenencia pasiva del nombre de dominio por parte del demandado? El hecho de que el nombre de dominio no resuelva a un sitio web activo unos ocho meses después de su registro no establece, sin más, que se haya registrado y se esté usando de mala fe.”

En este sentido, pese a la ausencia de respuesta del demandado, el Panelista concluye que entre los factores decisivos para resolver un asunto es la:

“inverosimilitud de cualquier uso de buena fe que pueda hacerse del nombre de dominio.”

En conclusión: que el demandante no ha conseguido acreditar la mala fe del demandado en cuanto al registro del nombre de dominio en disputa, -no se ha llegado a usar de ninguna manera y el registro es previo a la marca- y que, por lo tanto, permanece en la titularidad de Camp Cinc.

  1. Moraleja

En cualquier proyecto empresarial, es conveniente proteger todos tus activos desde el principio, y con ello, el análisis triple de viabilidad es esencial, para posteriormente realizar la constitución/registro y, mantenerlo protegido:

  • Viabilidad denominación social.
  • Viabilidad registro de marca.
  • Viabilidad registro del nombre de dominio.

Desde Martínez-Echevarría te ayudamos en las 3 fases: viabilidad, registro y protección. Y si surgen conflictivos, tanto en vía administrativa, extrajudicial como judicial.

Y recuerda que el registro no es suficiente. Por ello contamos con programas de software avanzados con expertos que gestionan la vigilancia de tus marcas y nombres de dominio, para avisarte de intentos de copia.

Que no te pase como al Oso Vicioso y… desde el principio, logra el registro y mantén protegido tu activo empresarial, y evita que te lo copien.

Link a la decisión:

https://www.adrforum.com/DomainDecisions/2031224.htm

DAVID NAVARRO SÁNCHEZ
Abogado Senior de IP

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