I.- ANTECEDENTES
La empresa china Zhejiang China-Best Import & Export Co. Ltd, es titular del dibujo comunitario nº 4422343-0012 , registrado desde el año 2017, para iluminación (en adelante, el “diseño controvertido”).
La firma de joyería española S.Tous, S.L. (en adelante, “Tous”), cuya imagen de un oso se ha convertido en el buque insignia de la firma, y el cual configura muchos de sus diseños ( ), solicitó ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (en adelante, “EUIPO”), que se declarase la nulidad del diseño controvertido por carecer de carácter singular y, además, por incluir el diseño una marca renombrada que confiera al titular del mismoen la Unión Europea prohibir a terceros su uso.
Tanto la División de Anulación como la Tercera Sala de Recurso de la EUIPO, desestimaron la pretensión denulidad, al considerar que el dibujo comunitario controvertido tenía carácter singular y no se daba el supuesto para queexistiese riesgo de confusión con los derechos invocados por Tous.
Así, la firma de joyería, considerando que la EUIPO no había satisfecho sus pretensiones, y teniendo firmeza de su razón, presentó recurso ante el Tribunal General.
II.- ANÁLISIS DEL TRIBUNAL GENERAL
El recurso se plantea por la infracción de dos preceptos del Reglamento de diseño comunitario. Por un lado, infracción del artículo 25.1.b, en relación con los artículos 6 y 7, es decir, por carecer el diseño de carácter singular1 y, por otro lado, por infracción del artículo 25.1.e, en relación con el artículo
9.2.c del Reglamento de marcas de la Unión Europea, por incluir el diseño una marca renombrada que confiera al titular del mismo en la Unión Europea prohibir a terceros su uso2.
Primer motivo: ausencia de carácter singular
Con carácter previo, antes de valorar lo que dice el Tribunal sobre el este primer motivo, es menester definir qué se entiende por carácter singular. El artículo 6 del Reglamento de diseño comunitario establece que un diseño posee carácter singular cuando la impresión general producida en los usuarios informados difiera de la impresión general producida por cualquier otro diseño que haya sido hecho público: antes de que se haya hecho público por primera vez cuando estamos ante diseños o dibujos no registrados; o, si están registrados, antes del día de su solicitud o prioridad. Además, es muy importante tener en cuenta el grado de libertad del autor al realizar el diseño.
Una vez establecido qué es el carácter singular, veamos lo que se alega por las partes. Tous, considera que existen múltiples coincidencias entre los osos en cuestión, las diferencias existentes (la estilización de las patas, la dimensión de las orejas) son detalles insignificantes si se compara con los elementos comunes que hay entre los diseños, produciendo una misma impresión general; además, considera que, aunque a pesar de la amplia libertad de creación de losdiseñadores en cualquier campo artístico y de todas las posibles formas a disposición del titular del dibujo o modelo controvertido para representar en su lámpara la figura de un osito, dicho titular ha escogido
1 Artículo 25.1.b) del Reglamento nº 6/2002, del Consejo, de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios.
El dibujo o modelo comunitario sólo podrá declararse nulo en los siguientes casos: b) si no cumple los requisitos previstos en los artículos 4 a 9.
2 Artículo 25.1.e) del Reglamento nº 6/2002, del Consejo, de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios.
El dibujo o modelo comunitario sólo podrá declararse nulo en los siguientes casos: e) si se utiliza un signo distintivo en un dibujo o modelo posterior, y el Derecho comunitario o la legislación del Estado miembro de que se trate por la que se rige dicho signo confiere al titular del signo el derecho a prohibir tal uso.
Dicho artículo se relaciona con el artículo 9.2.c) del Reglamento 2017/1001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea:
Sin perjuicio de los derechos de los titulares adquiridos antes de la fecha de presentación de la solicitud o la fecha de prioridad de la marca de la Unión, el titular de esta estará facultado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico decualquier signo en relación con productos o servicios cuando: […] el signo sea idéntico o similar a la marca de la Unión, independientemente de si se utiliza en relación con productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada, si esta goza de renombre en la Unión y si con el uso sin justa causa del signo se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca de la Unión o es perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.
representar la forma de un osito en todo punto similar al representado en los registros anteriores de la recurrente para Tous solo existen diferencias en detalles secundarios o irrelevantes. Dichas alegaciones son rebatidas por la EUIPO, que considera que la decisión recurrida es conforme a derecho.
El Tribunal comienza a resolver el primer motivo realizando una apreciación en cuanto al carácter singular, el examen de éste se debe realizar desde la perspectiva de un usuario informado, la impresión general que se produzca debe ser lo suficientemente clara y marcada como para que dicho usuario no considere que el diseño es similar. Es por ello que para alcanzar una conclusión tiene que valorarse si desde el punto de vista del usuario informado y habida cuenta del grado de libertad del que puede disfrutar el autor del diseño, la impresión general que produce el diseño controvertido difiere con las marcas anteriores de Tous.
En cuanto al grado de libertad del autor, cuanto mayor es el grado de libertad menor es la posibilidad de que las diferencias secundarias causen una impresión general distinta y viceversa. La decisión recurrida no yerra al aseverar que en los aparatos de alumbrado el grado de libertad del autor es elevado respecto a las partes individuales de la lámpara, pero limitado o medio respecto de la lámpara en general ya que todas las lámparas tienen una base y un dispositivo de iluminación.
No obstante, dicha impresión general es harto importante analizarla desde la perspectiva de un usuario informado. Pero, ¿quién es el usuario informado? Es la persona que utiliza un producto (usuario) y conoce los diferentes dibujos o modelos en el sector que se trate (informado), es decir, este usuario informado no puede ser el autor o diseñador deldibujo. En este caso, para el Tribunal, también concluye acertadamente la Sala de Recursos al indicar que el usuario informado es una persona que conoce bien la categoría de productos en la que puede utilizarse el diseño controvertido. Así dicho usuario conoce las lámparas disponibles en el mercado, a través de publicidad, catálogos, asistencia a tiendas y ferias.
El último elemento, no por ello el menos importante, es la impresión general que se produce en dicho usuario informado. Nos encontramos ante una lámpara con forma de oso de peluche -diseño controvertido-, con muchas luces y espejos; por su lado, los derechos de Tous consisten en un oso de peluche con un rostro indicado por tres puntos. Para la Sala de Recursos, aunque existen similitudes en el contorno estilizado del oso, las diferencias son mayores, conclusión queasume acertada el Tribunal. El efecto de iluminación que existe en el diseño controvertido no se encuentra en las marcas anteriores; el contorno de los osos son distintos: en el diseño controvertido el oso está de pie, con unas patas más delgadas y orejas más grandes y hacia arriba, mientras que el oso de Tous está sentado, con unas patas más gruesas yorejas hacia abajo proyectadas desde los laterales de la cabeza es, en general, más voluminoso.
Así, a juicio del Tribunal, no existe ninguna infracción por parte de la Sala de Recursos de la EUIPO, cuyo análisis del carácter singular es sobradamente acertado. Por ello, se desestima el primer motivo.
Segundo motivo: incorporación de una marca renombrada en el diseño
Se alegó por parte de Tous que las marcas que consistían en el conocido oso, eran renombradas, para ello aportaron documentación que, en su opinión, acreditaba dicho renombre. Para que se pueda dar la prohibición de uso contenida en el artículo 9.2.c del Reglamento de marcas de la Unión y, por ende, haya infracción del 25.1.e del Reglamento de diseños, tienen que cumplirse tres requisitos acumulativos (la falta de uno da lugar a la no aplicación del artículo 9.2.c):
1º. Tiene que haber identidad o similitud del signo controvertido con la marca anterior;
2º. La marca anterior tiene que ser renombrada;
3º. El uso sin justa causa del signo controvertido conlleva la obtención de una ventaja desleal o perjuicio del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior.
Para la Sala de Recursos no se cumple el segundo requisito, esto es, que la marca anterior sea renombrada, las pruebas aportadas por Tous no acreditan el renombre de las marcas que consisten en el oso, ya que dichas pruebas (o la mayoría de ellas) se refieren a las marcas “TOUS”. En este sentido, no queda acreditado que el oso aislado de lacitada parte denominativa tenga renombre, por lo que no ha habido infracción por parte de la Sala de Recursos alresolver esta cuestión y, por ello, el Tribunal General desestima este segundo motivo.
Es interesante, además, que Tous trató de introducir en el procedimiento ante el Tribunal General nuevos documentos, siendo de sobra conocido que las partes que en el procedimiento traído ante el Tribunal General no se pueden presentar documentos o alegaciones que modifiquen el objeto del litigio planteado y, mucho menos, documentos que se traen porprimera vez ante dicho Tribunal, por lo que todos los documentos que presenta Tous ante el Tribunal General por primera vez los inadmite llanamente.
III.- CONCLUSIÓN A LA SENTENCIA
La problemática en la comparativa de diseños comunitarios, normalmente, genera muchas controversias. En el caso resuelto por el Tribunal General, si bien es cierto que tanto el diseño controvertido, como las marcas figurativas de Tousconsisten en un oso, la impresión general no puede ser la misma puesto que las diferencias eclipsan las similitudes. En mi opinión, el grosor del oso y la disposición dan lugar a considerar que no estamos ante una imagen similar.
Por otro lado, aunque Tous hubiese dejado acreditado el renombre de su oso como marca aislada del elemento denominativo, aun así, tampoco se podría haber dado infracción del artículo 25.1.e del Reglamento de diseño comunitario en relación con el artículo 9.2.c del Reglamento de marcas de la Unión Europea, puesto que, como he considerado anteriormente, la impresión general entre ambas figuras es distinta y, por ende, no se cumpliría con el primer requisito exigido en dicho precepto: identidad o similitud entre el signo controvertido y la marca anterior.
